KHO:2002:31

Tavaramerkki - Sekoitettavuus - Laajalti tunnettu tunnusmerkki - Eri tavaraluokka - Epäoikeutettu hyväksikäyttö

Tavaramerkki TEFLI oli haettu rekisteröitäväksi kankaille ja tekstiilitavaroille, erityisesti pöytäliinoille luokassa 24 ja vaatteille luokassa 25. Se ei ollut tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla sekoitettavissa aikaisemmin rekisteröityyn, muun ohella tiettyjä tekstiilitavaroita luokissa 22 ja 23 koskevaan tavaramerkkiin TEFLON. Sekoitettavuusharkinta perustui kokonaisarviointiin, jonka perusteella vastakkain olevien merkkien välistä sekoittumisvaaraa ei voitu pitää niin suurena, että tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai haittaa koskevat sekoittumisen edellytykset täyttyisivät.

Tavaramerkkilaki 6 § 2 mom. ja 14 § 1 mom. 6 kohta

Kort referat på svenska

Selostus asian aikaisemman käsittelyn vaiheista

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksellään 2.12.1998 tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan sekä 6 §:n 2 momentin nojalla ja seuraavilla perusteilla hylännyt E. I. du Pont de Nemours and Companyn väitteen, joka koski Markku Alaselle n:olla 207902 rekisteröityä tavaramerkkiä TEFLI kankaille ja tekstiilitavaroille, erityisesti pöytäliinoille luokassa 24 ja vaatteille luokassa 25.

Väitteentekijän viittaamien tavaramerkkien 79186 ja 14807 (pitäisi olla 53369) TEFLON on katsottava tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla laajalti tunnetuksi, mutta väitteentekijän merkkien ei voida katsoa olevan sekoitettavissa numerolla 207902 rekisteröityyn merkkiin TEFLI.

E. I. du Pont de Nemours and Company on valittanut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä ja vaatinut, että rekisteröinti kumotaan.

Alanen on Mit Knit Oy:n puolesta, jolle tavaramerkin hallinta on siirtynyt, antanut selityksen ja Patentti- ja rekisterihallitus lausunnon.

Valituslautakunnan ratkaisu

Valituslautakunta on seuraavilla perusteilla hylännyt valituksen.

Kun otetaan huomioon asiassa esitetyt vaatimukset ja siinä saatu selvitys sekä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä ilmenevät perustelut ja sovelletut lainkohdat, päätöksen muuttamiseen ei ole syytä.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Vaatimukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa:

E. I. du Pont de Nemours and Company on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen.

Patentti- ja rekisterihallituksen kannanotto, jonka valituslautakunta on hyväksynyt, on ristiriitainen. Päätöksessä todetaan, että merkin TEFLON on katsottava tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla laajalti tunnetuksi, mutta lausunnossaan valituslautakunnalle Patentti- ja rekisterihallitus toteaa, että koska tavaramerkkirekisterissä on useampia TEF-alkuisia merkkejä, ei etuliite sinänsä saa suojaa.

Tämä ristiriitaisuus ei voi olla oikein. Koska TEFLON käytön kautta on tullut laajalti tunnetuksi, eivät myöhemmin rekisteröidyt merkit tähän vaikuta. Alkuliite TEFL- yhdistetään laajan käytön kautta juuri merkkiin TEFLON.

Merkki TEFLI muodostuu melkein kokonaan alkuliitteestä TEFL-. Sanahakutuloksesta tavaramerkkirekisteristä ilmenee, että TEFL-alkuisia merkkejä on TEFLON-merkkien lisäksi vain kaksi, joista toinen on merkki TEFLI. Hakijan toivomus, että merkki TEFLI sekoitettaisiin merkkiin TEFLON, ilmenee jo kirjeestä 7.4.1998. Jos hakija saa yksinoikeuden TEFLI-merkkiin voi yhtiö myydä tällä merkillä tuotteita, jotka eivät ole TEFLON-käsiteltyjä, ja samalla hyödyntää TEFLON-merkin good-williä.

Toinen merkki TEFLA rekisteröitiin jo ennen TEFLON-merkkiä, eikä vaikuta vallitsevaan tilanteeseen, koska kyse oli aivan eri tavaroista. Koska yhtiöllä on sopimus merkin TEFAL haltijan kanssa vuodesta 1968, yllä sanottu pätee myöskin alkuliitteeseen TEF-.

Vesittymisen osalta viitataan korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 18.6.1999 taltio 1633. Vesittymisen katsotaan tapahtuvan ainoastaan kun useampaa merkkiä, joissa on sama prefiksi tai suffiksi, käytetään runsaasti.

Selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa:

Valituslautakunta on antanut valituksen johdosta lausunnon, Mit Knit Oy selityksen ja E. I. du Pont de Nemours and Company vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valitus hylätään. Valituslautakunnan päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut:

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskevat normit

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä jos se on sekoitettavissa toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Tunnusmerkit katsotaan 6 §:n 1 momentin nojalla olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 2 momentin mukaan vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Mainittu 6 §:n 2 momentti perustuu direktiivin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 89/104/ETY 4 artiklan 4 a kohtaan, jonka mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä mikäli tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, milloin tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin käyttö tarkoittaisi aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle;

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta säädetään myös Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteenä 1 c olevan sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 16 artiklan 3 kohdassa. Sen mukaan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 bis artiklaa, joka koskee toisiinsa sekoitettavissa olevia tavaramerkkejä samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa, sovelletaan soveltuvin osin tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samanlaisia niiden kanssa, joille tavaramerkki on rekisteröity, edellyttäen että tavaramerkin käyttö sanotuille tavaroille tai palveluille loisi vaikutelman yhteydestä noiden tavaroiden tai palvelujen ja tavaramerkin omistajan välillä, ja edellyttäen, että rekisteröidyn tavaramerkin omistajan etu todennäköisesti kärsisi sellaisesta käytöstä.

Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) on Pariisin sopimuksen liittokokouksessa ja WIPO:n yleiskokouksessa päätöslauselmana 20.-29.9.1999 antanut laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta suosituksen, jonka mukaan riippumatta siitä, minkälaisille tavaroille tai palveluille merkkiä käytetään, sille haetaan rekisteröintiä tai se on rekisteröity, merkin katsotaan olevan kollisiossa hyvin tunnetun merkin kanssa jos se, tai sen olennainen osa on toisinto, jäljitelmä tai käännös hyvin tunnetusta tavaramerkistä ja tavaramerkin käyttö joko loisi vaikutelman yhteydestä niiden tavaroiden ja/tai palvelujen, joille merkkiä haetaan rekisteröitäväksi, ja hyvin tunnetun merkin haltijan välillä ja hänen etunsa todennäköisesti kärsisi tällaisesta yhteydestä, merkin käyttö on omiaan heikentämään tai sopimattomalla tavalla vesittämään hyvin tunnetun merkin erottamiskykyä tai merkin käyttö merkitsisi hyvin tunnetun merkin erottamiskyvyn epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

Tavaramerkkien TEFLON ja TEFLI välinen sekoitettavuus

Asiassa vastakkain olevat tavaramerkkirekisteröinnit TEFLI ja TEFLON eivät koske samoja tavaraluokkia, jolloin niiden välinen sekoitettavuus voi tulla harkittavaksi ainoastaan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin nojalla ottaen huomioon myös tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 a kohta sekä edellä mainittu WIPO:n suositus.

Tällaisessa tilanteessa on tavaramerkkien välistä sekoitettavuutta arvioitava suorittamalla kokonaisharkinta, jonka lopputulokseen vaikuttavat ainakin aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin tunnettuus, vastakkain olevien tavaramerkkien samankaltaisuus, niiden tarkoittamien tavaroiden sekä markkinointikanavien ja kuluttajaryhmien välinen läheisyys sekä arvio siitä, olisiko myöhemmän tavaramerkin käytöstä haittaa laajalti tunnetun estemerkin haltijalle tai merkitsisikö se hyvin tunnetun merkin erottamiskyvyn epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

Riidatonta on, että estemerkki TEFLON on niin laajalti tunnettu, että tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu sekoitettavuus tulee tällä perusteella arviotavaksi. Mainitun lainkohdan soveltaminen ei edellytä, että vastakkain olevat tavaramerkit olisivat täysin identtisiä.

Tavarayhteyden osalta on TEFLON-tavaramerkin haltijan puolelta esitetty, että merkeissä on yhteistä etuliite TEFL-. TEFLON jakautuu kuitenkin luonnollisemmin osiin TEF- ja -LON, ja vastakkain olevien tunnusten yhteiseksi etuliitteeksi on siten katsottava TEF-.

Suomen tavaramerkkirekisteristä löytyy myös joitakin muita TEF-etuliitteellä alkavia tavaramerkkejä, mutta niiden määrä ei ole niin suuri, että TEFLON-tavaramerkkiä olisi pidettävä tällä perusteella vesitettynä.

TEFLON-tunnusta käytetään kuitenkin myös polytetrafluorieteenin geneerisenä nimityksenä, minkä johdosta se asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä saatetaan mieltää myös tietyn pintakäsittelyn nimitykseksi eikä tavaramerkiksi. Estemerkin degeneroituminen heikentää jossain määrin sen muutoin vahvaa suojapiiriä.

TEFLI ja TEFLON ovat lyhyinä kokonaisuuksina niin selvästi erilaisia, ettei yhteinen etuliite TEF- riitä luomaan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua tavaramerkkiyhteyttä. TEFLI-tunnusta ei voida pitää estemerkin toisintona tai jäljitelmänä.

Tavaramerkin TEFLON rekisteröinti koskee muun ohella tiettyjä tekstiilitavaroita luokissa 22 ja 23 ja tavaramerkin TEFLI rekisteröinti puolestaan kankaita ja tekstiilitavaroita, erityisesti pöytäliinoja luokassa 24 ja vaatteita luokassa 25. Vastakkain olevilla tunnuksilla myytävät tuotteet ovat siten osittain niin samantapaisia, että se kasvattaa sekoittumisvaaraa verrattuna siihen, että olisi kysymys täysin eri kuluttajaryhmille markkinoitavista tavaroista.

Vaikka asiakirjoista ilmenee, että tavaramerkki TEFLI on valittu nimenomaan synnyttämään mielikuvan TEFLON-käsitellystä, liukkaasta liinasta, ja vaikka merkin haltija toisaalta voi merkillään myydä myös tuotteita, jotka eivät ole TEFLON-käsiteltyjä, korkein hallinto-oikeus ei edellä esittämiensä arviointiperusteiden sekä merkkien antaman erilaisen kokonaisvaikutelman perusteella pidä sekoittumisvaaraa niin suurena, että tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai haittaa koskevat sekoittumisen edellytykset täyttyisivät.

Näillä perusteilla korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei tavaramerkkien TEFLON ja TEFLI välillä ole tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua sekoitettavuutta.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ilmari Ojanen, Lauri Tarasti, Pirkko Lundell, Marita Liljeström ja Pekka Vihervuori. Asian esittelijä Kristina Björkvall.